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コラム概要

第2回 米国における登録前情報提供制度の活用               2013年09月02日

 改正米国特許法が2012年9月16日から施行されて10ヶ月を経過しました。そこで、米国において障害となる特許への対策について考えてみました。

 改正法上、障害特許(出願中を含む)に対する対抗手段は、次の(ⅰ)~(ⅲ)です。
 (ⅰ)登録前情報提供(特許許可通知又は拒絶通知前に限って第三者が情報提供できる制度)
 (ⅱ)付与後異議申立制度(登録後9ヶ月経過するまでの間、第三者が特許の見直しを求めることができる制度)
 (ⅲ)当事者レビュー(登録から9ヶ月経過後、第三者が刊行物等に基づく新規性・非自明性の見直しを求めることが
    できる制度)

 登録前情報提供は我が国における情報提供と同様の制度であるが、登録後は情報提供することはできません。
 付与後異議申立制度は、我が国において従前存在していた付与後異議申立と同様の制度であり、当事者レビューは我が国の無効審判制度と同様の制度です。

 登録前情報提供は改正前にも存在していましたが、提出できる期間が出願公開の日から2ヶ月間と極めて短期間であり、準備期間を考慮すると使い勝手が悪い制度でした。
 それが今回の改正により、許可通知の発送日前であれば、(a)出願公開日から6月以内、又は、(b)最初の拒絶日、の何れか遅い日までに提出すればよく、大幅に拡大されました。現在の米国における審査状況を考慮すれば、出願公開日から6月以内に情報提供すれば十分間に合うのではないかと考えます。
 また、登録前情報提供は、提供者適格が第三者であるので、匿名による提供が可能であり、提供者を特許出願人に知られたくない場合、極めて有効です。
 特筆すべきは費用であります。付与後異議申立制度にしろ、当事者レビューにしろ、米国特許商標庁(USPTO)費用として約300万円、弁理士手数料として同額程度必要であると予想され、600万円を超すのではないかと考えられます。
 これに対し、登録前情報提供はUSPTO費用が原則無料であり、代理人手数料のみになること、及び、提出書類の記載内容は刊行物等と発明との関連性でよいことから付与後異議申立等に比べれば作成労力が軽減されることから、その手数料は大幅に安価になることが見込まれます。

 審査官は、提出された書式については必ずチェックしなければなりませんが、審査に活用しなければならないという審査官を拘束する規定はなく、提出意図を考慮した審査がなされるか未知数であり、有効な手段であるかどうか疑問があることも確かです。
 しかし、登録前情報提供は審査官に対し、将来の特許紛争を予測させ、合理性のある審査をしなければならないという相当のプレッシャを与えると思われることから、提出者の意図を汲んだ審査をするケースが多いと推測されます。

 また、我が国のように提供刊行物等が審査において採用されたか否かのフィードバック制度は無いものの、審査経過情報を閲覧すれば把握することができます。
 もし、特許された場合であっても、提供刊行物等の解釈に誤りがあった場合、又は、見落としがあった場合には、同一の刊行物等によって付与後異議申立制度又は当事者レビューが可能であると考えます。
 USPTOの集計では、昨年9月から本年2月までの間に登録前情報提供が440件受理されたとのことです。
 この数字が多いか少ないかは各人の判断にお任せするとして、登録前情報提供は費用面で魅力的な制度であることは明らかです。

【比較表】

以上


 

第1回 知財界における2015年問題について (2013年8月5日)

第3回 意匠再考(1)部分意匠制度について (2013年10月1日)

第4回 意匠再考(2)関連意匠制度について (2013年11月6日)

第5回 中小企業の強みを生かそう (2013年12月3日)

第6回 「元気印」のキーワードと中小企業支援策の活用事例 (2014年1月9日)

第7回 産業財産権によって広範に保護したいときどうしますか? (2014年2月13日)

第8回 意匠登録出願へ出願変更を考慮した特許出願の留意点 (2014年3月4日)

第9回 中国においてグラフィカル・ユーザー・インターフェースの意匠が登録可能!! (2014年4月1日)

第10回 最近の進歩性判断の傾向 (2014年5月8日)

第11回 新しい商標とは?(第1回) (2014年6月3日)

第12回 商標に何を託しますか?(第2回) (2014年7月10日)

第13回 「温故知新」従来技術を活用したイノベーションへの挑戦 (2014年8月7日)

第14回 「中国においてビジネスをする際に知財面において最低限必要なこと」 (2014年9月9日)

第15回 「異議申立制度の復活に乾杯」 (2014年10月7日)

第16回 「意匠制度の国際化」 (2014年11月5日)

第17回 「意匠の国際出願の活用について」 (2014年12月9日)

第18回 「商品・役務のネーミングについて」 (2015年1月8日)

第19回 「職務発明制度について」 (2015年2月5日)

第20回 「秘密情報の保護について」 (2015年3月10日)

第21回 「秘密情報の保護についてⅡ」 (2015年4月8日)

第22回 「自撮り棒」 (2015年5月14日)

第23回 「日本弁理士会による知財キャラバンについて」 (2015年6月9日)

第24回 「プロダクトバイプロセスクレームの最高裁判決について」 (2015年7月14日)

第25回 「Karakuriからイノベーションへ」 (2015年8月17日)

第26回 「今話題の著作権について」 (2015年9月18日)

第27回 「著作権により保護される著作物とは?」 (2015年10月22日)

第28回 「TPPの知的財産分野への影響」 (2015年11月13日)

第29回 「これで良いのか知財教育」 (2015年12月14日)

第30回 「知財教育2」 (2016年1月15日)

第31回 「職務発明制度改正」その1 (2016年2月10日)

第32回 「職務発明制度改正」その2 特許法第35条第4項の解説 (2016年3月11日)

第33回 「職務発明制度改正」その3 「特許法第35条第5項の第6項における指針(案)を踏まえた解説」 (2016年4月19日)

第34回 「職務発明制度改正」その4 特許法第35条第5項の解説 (2016年5月18日)

第35回 「大幅な効率化のための職務発明規定の一例」 (2016年6月24日)

第36回 「御社の営業秘密管理は大丈夫ですか?」 (2016年7月22日)

第37回 「「夏休み」弁理士会活動のPR」 (2016年8月23日)

第38回 「山口大学の知財活動」 (2016年9月26日)

第39回 「取扱説明書の保護を考える」 (2016年10月18日)

本谷 孝夫(ほんや・たかお)

本谷国際特許事務所 所長(弁理士)
℡ 03-6820-8285
『特許等知的財産に関する無料相談を実施中です。
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https://honyasama.wordpress.com

略歴 日産自動車㈱で30年近く特許業務に従事
   その後旭精工㈱で知財の責任者として活躍
   (旭精工㈱は、平成22年に特許庁知財功労賞を受賞)
   平成24年11月事務所を開設。

本谷弁理士
  • 電子認証局会議
  • 株式会社日本電子公証機構 認証サービス iPROVE
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